淺析商業(yè)成功與專利保護的關(guān)系

1、第14卷第9期2014年9月制痔室碼REFRIGERAT10NAIR—CONDITIONING淺析商業(yè)成功與專利保護的關(guān)系唐宇耿苗仇穎曹斌宏喻倩萍王俊(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心)摘要能否取得商業(yè)成功是傳統(tǒng)視角下判斷相應(yīng)商品是否具有創(chuàng)造性的輔助標(biāo)準(zhǔn)之一，本文通過歸納分析國內(nèi)外商業(yè)成功的典型案例，體現(xiàn)專利保護在商業(yè)成功中的作用，并展望專利保護在未來可能發(fā)揮的更大作用。關(guān)鍵詞商業(yè)成功；創(chuàng)造性；輔助性標(biāo)準(zhǔn)Analysisonth

2、erelationshipbetweenbusinessSUCCESSandpatentprotectionTangYuGengMiaoQiuYingCaoBinhongYuQianpingWangJun(PatentExaminationCooperationCenterofthePatentOfice，SIPO，Beijing)ABSTRACTBusinessSuccessisoneoftheauxiliarycriterionof

3、thetraditionalinventivestepjudgmentThispapersummarizedthedomesticandforeigntypicalcasesrelatedtobusinessSuccess，thus，hopetopresenttherelationshipbetweenbusinessSUCCESSandpatentprotectioninthepastandpresent，andlookforward

4、tothefuturethatbusinessSuccessmayplayagreaterroleKEYWDSbusinesssuccess；inventivestep；auxiliarycriterion能否取得商業(yè)成功是傳統(tǒng)視角下判斷相應(yīng)商品是否具有創(chuàng)造性的輔助衡量標(biāo)準(zhǔn)之一，國內(nèi)與其相關(guān)的法律規(guī)定比較簡略，操作性不強。國外因當(dāng)事人主張在其商業(yè)上獲得的成功具備創(chuàng)造性的案例時有出現(xiàn)，而我國對其商業(yè)成功的發(fā)明或?qū)嵱眯滦瓦M行具備創(chuàng)造陛證明的

5、案例卻幾乎沒有。1國外：重視商業(yè)成功因素從發(fā)展歷史來看，專利法意義上的“商業(yè)成功”最早由美國提出，1944年，美國就已經(jīng)有因主張商業(yè)成功而獲得最高法院對專利支持的案例。(1)1973年，美國關(guān)稅與專利上訴法院(CCPA)受理了費爾頓案。該案是一個因為商業(yè)成功而認可其發(fā)明具備創(chuàng)造性的典型案例。費爾頓發(fā)明了一種新式滴管，該新型滴管在1年內(nèi)售出1100萬支，取得了商業(yè)上的巨大成功。美國關(guān)稅與專利上訴法院，認可了其發(fā)明具備創(chuàng)造性：從發(fā)明的技術(shù)內(nèi)

6、容來看，新式滴管的滴量比先前技術(shù)中的各種滴管都要準(zhǔn)確并且滴速快，這意味著可以大大節(jié)省勞動成本；從用戶的角度講，用戶購買這種滴管的意愿完全是出于其專利技術(shù)優(yōu)點，而不是由于其他非專利技術(shù)特征方面的因素n】。(2)1999年9月28日，美國電子商務(wù)網(wǎng)站亞馬遜fAmazoncom)獲得了一項專利，專利名稱為“通過通訊網(wǎng)絡(luò)處置購買指令的方法和系統(tǒng)”，這種被稱為“一次點擊訂購”的專利技術(shù)允許在線用戶僅通過一次點擊便完成整個購買過程。當(dāng)亞馬遜發(fā)現(xiàn)另一

7、家商務(wù)網(wǎng)站Barnesandnoblecorn也在采用相似的技術(shù)——“快速通道”時，其于同年10月21日向地區(qū)法院遞交訴狀請求。法庭判決對方承擔(dān)侵犯專利權(quán)的責(zé)任，不僅從其專利的進步性和非顯而易見性方面對本案進行了論證，還從該專利的實際價值方面提交了證明：其銷售額因使用了“一次點擊訂購”技術(shù)而大為提高，且該專利被很多網(wǎng)站模仿。地區(qū)法院進行審理后，認定被控侵權(quán)人提交的現(xiàn)有技術(shù)均不足以證明上述專利不具備新穎性和創(chuàng)造性，同時，還在客觀因素的一項

8、認定中認定亞馬遜公司的“一次點擊訂購”技術(shù)具有商業(yè)成功的特點，據(jù)此頒布了責(zé)令被控侵權(quán)人停止侵權(quán)行為的臨時禁令。Bamesandnoblecom隨即向美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)提出上訴，2001年2月14日，美國聯(lián)邦剖洚室調(diào)第14卷巡回上訴法院根據(jù)針對專利權(quán)尤其是針對非顯而易見性的根本質(zhì)疑，認為臨時禁令缺乏必要的前提，因此撤銷了臨時禁令，并將案件發(fā)回地區(qū)法院作進一步的審理J。上述案例(1)和案例(2)，因其發(fā)明為其創(chuàng)造了商業(yè)成功而獲

9、得創(chuàng)造性判斷認可，存在的共同點包括：申請人或?qū)＠麢?quán)人主動舉證，證明商業(yè)成功與該發(fā)明之間的關(guān)聯(lián)；證據(jù)足以說明該發(fā)明在商業(yè)上獲得了成功；所獲得的商業(yè)成功利用了該發(fā)明本身具備的優(yōu)點而產(chǎn)生。對于案例(2)，雖然最后美國聯(lián)邦巡回上訴法院撤銷了地區(qū)法院做出的臨時禁令，但究其原因并不是商業(yè)成功不能作為判斷創(chuàng)造性的輔助性標(biāo)準(zhǔn)，而是由于地區(qū)法院的判決對該專利的權(quán)利要求的解釋存在問題。但此案在地區(qū)法院的一審至少證明專利權(quán)人的商業(yè)成功的主張得到了法律認可。2

10、國內(nèi)：標(biāo)準(zhǔn)嚴格難獲認可相較于國外涉及商業(yè)成功的專利案例相對較多的數(shù)量和該類案例在創(chuàng)造性戰(zhàn)場上獲得的勝利，我國的該類案例總體數(shù)量較少，基于商業(yè)成功證明了發(fā)明或?qū)嵱眯滦途邆鋭?chuàng)造性的案例幾乎沒有，現(xiàn)實中，遇到的申請人或?qū)＠麢?quán)人以商業(yè)上獲得成功來支持發(fā)明或?qū)嵱眯滦途邆鋭?chuàng)造性的案例基本被否定。2003年3月7日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會做出了宣告發(fā)明專利“按用戶要求在電冰箱外表面裝飾畫面的方法”無效的第4880號審查決定。該無效專利的被請求人

11、不服上述審查決定，向一審法院提起訴訟。在起訴狀中，被請求人提交了5項證據(jù)來證明本專利獲得了商業(yè)上的成功，具有創(chuàng)造性。證據(jù)1：某公證書，內(nèi)容為對請求人網(wǎng)站部分內(nèi)容的下載過程的公證；證據(jù)2：某公證書，內(nèi)容為對某市會展中心展銷的電冰箱進行拍照的過程的公證；證據(jù)3、證據(jù)4分別是請求人的產(chǎn)品“自選冰箱”的宣傳冊和廣告頁；證據(jù)5：2001年1月11日《經(jīng)濟日報》發(fā)表的一篇采訪專稿。然而，一審法院經(jīng)過審理后認為，“商業(yè)上獲得成功只是判斷創(chuàng)造性的條件之

12、一，在技術(shù)方案本身相對于對比文件不具有創(chuàng)造性的情況下，僅根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品在商業(yè)上的成功并不能認定技術(shù)方案具備創(chuàng)造性”。被請求人不服一審判決，繼續(xù)提起上訴。就商業(yè)成功的問題，二審法院在查明案件事實后認為，“商業(yè)成功只是評判創(chuàng)造性的一項參考因素，而非唯一依據(jù)，況且被請求人也未舉證說明本發(fā)明取得了商業(yè)上的成功?！倍彿ㄔ鹤罱K維持了一審判決和第4880號無效決定。對于該案例，一審、二審法院審理后都明確認定了該專利的技術(shù)方案相對于對比文件不具備創(chuàng)造性

13、，即使該專利相對于對比文件具備創(chuàng)造性，被請求人提出的證據(jù)也不足以支持其聲稱的在商業(yè)上獲得成功的主張。被請求人提交的證據(jù)1至5只能證明請求人的產(chǎn)品“自選冰箱”被作為重點進行宣傳，而作為重點推廣的產(chǎn)品并不能說明該產(chǎn)品取得了商業(yè)上的成功，盡管新產(chǎn)品的銷售額占到60％，但是新產(chǎn)品并不只包含“自選冰箱”，“自選冰箱”在新產(chǎn)品中所占比例也不清楚，并且雖然銷售額的比例高有助于證明商業(yè)上成功，但是并不能簡單地和商業(yè)成功畫上等號；此外，受到宣傳的“自選冰

14、箱”這一產(chǎn)品是否采用了該專利方法尚未得到足夠證明，也未能證明“自選冰箱”的高銷售額是采用了該專利權(quán)利要求所限定的方法所導(dǎo)致。因此，證據(jù)l至5并不能證明該發(fā)明產(chǎn)品獲得了專利法意義上的商業(yè)成功?？梢?，案例中的專利權(quán)人雖然主動舉證提供商業(yè)成功的相關(guān)證據(jù)，然而其并未提供在商業(yè)上獲得成功的有效證據(jù)，最終仍然未被認可創(chuàng)造性。3不輕視輔助性標(biāo)準(zhǔn)合理爭取專利保護權(quán)隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和全球一體化趨勢，今后以商業(yè)成功爭辯發(fā)明或?qū)嵱眯滦途邆鋭?chuàng)造性的國內(nèi)外案例

15、很可能會增多。商業(yè)成功實際上可以看成為某一產(chǎn)品或方法創(chuàng)造性的外化的價值體現(xiàn)，對于其創(chuàng)造性的判斷會產(chǎn)生積極影響。就專利申請人或?qū)＠麢?quán)人而言，不應(yīng)輕視商業(yè)成功作為創(chuàng)造性判斷輔助性標(biāo)準(zhǔn)的作用。在其需要以此進行主動舉證時，可以從“足以證明獲得了商業(yè)上的成功”和“商業(yè)成功是由發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅旧淼募夹g(shù)特征導(dǎo)致的”兩方面出發(fā)，一是提供充分的證明“商業(yè)上成功”成立的證據(jù)材料，二是提供表明“商業(yè)成功”與“技術(shù)特征”相關(guān)聯(lián)的證據(jù)材料，即提供證據(jù)以表明該發(fā)明