商標(biāo)指示性合理使用研究.pdf

1、商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)代表的商譽(yù)。商標(biāo)侵權(quán)訴訟禁止他人未經(jīng)許可在競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品/服務(wù)上使用與商標(biāo)持有人相同或近似的商標(biāo)，防止消費(fèi)者混淆誤認(rèn)。商標(biāo)淡化訴訟則禁止他人未經(jīng)許可在非競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品上使用馳名商標(biāo)持有人的馳名商標(biāo)，避免弱化馳名商標(biāo)與其所使用的商品/服務(wù)之間聯(lián)系的唯一性或者貶損該馳名商標(biāo)的價(jià)值。另一方面，上述商標(biāo)權(quán)的排他性難免對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)壟斷效應(yīng)，反壟斷法的學(xué)者基于自由競(jìng)爭(zhēng)的考量對(duì)商標(biāo)權(quán)利一直持懷疑態(tài)度。而且，言論自由作為基本的憲法權(quán)利不僅關(guān)乎言

2、論者的自我完善與發(fā)展，還關(guān)乎深化文化、社會(huì)以及社會(huì)進(jìn)程。商標(biāo)指示性合理使用視為衡平上述相互沖突利益的管道。
　　商標(biāo)指示性合理使用是這樣一個(gè)基本事實(shí)：只要不產(chǎn)生消費(fèi)者混淆可能性或者淡化原告的馳名商標(biāo)，任何人均可自由地在表達(dá)性使用（expressive use）的意義上使用商標(biāo)說(shuō)明、稱(chēng)呼、命名該商標(biāo)所表示的產(chǎn)品/服務(wù)。當(dāng)然非商業(yè)使用商標(biāo)不適用商標(biāo)法，例如在新聞報(bào)道及評(píng)論、戲仿中使用他人商標(biāo)。該原則首先于1992年由美國(guó)第九巡回法院在

3、“新男孩”一案中作為商標(biāo)侵權(quán)普通法上的抗辯被歸納出來(lái)成為先例，又于2006年美國(guó)國(guó)會(huì)制定商標(biāo)淡化法修正案（TDRA, Trademark Dilution Reform Act of2006）時(shí)基于言論自由之保障被納入合理使用范疇，作為淡化訴訟中成文法上的抗辯。但是該原則誕生以來(lái)的20多年中，在美國(guó)明確采用該原則的法院并不多，典型的只有最初提出該原則的第九巡回上訴法院和2005年提出指示性合理使用兩步分析法的第三巡回上訴法院，大多數(shù)巡回

4、上訴法院仍然根據(jù)商標(biāo)權(quán)僅限于制止消費(fèi)者混淆的基本原理或者維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及保護(hù)言論自由的原則處理類(lèi)似案件，本文第一章梳理了傳統(tǒng)商業(yè)模式下以及新興互聯(lián)網(wǎng)背景下商標(biāo)指示性合理使用原則的適用情況及其類(lèi)型化問(wèn)題，在類(lèi)型化問(wèn)題上，本文從指示性使用是使用原告商標(biāo)稱(chēng)呼、命名原告的產(chǎn)品/服務(wù)這樣一個(gè)基本事實(shí)出發(fā)，認(rèn)為凡是第三人未經(jīng)許可使用商標(biāo)持有人的商標(biāo)說(shuō)明、指向、稱(chēng)呼商標(biāo)持有人或其商品/服務(wù)的情形均屬于商標(biāo)指示性使用，包括在新聞報(bào)道及評(píng)論、戲仿、比較廣

5、告或者說(shuō)明商品/服務(wù)特點(diǎn)及內(nèi)容時(shí)使用商標(biāo)持有人商標(biāo)的情形，其中既有商業(yè)言論如比較廣告、說(shuō)明商品/服務(wù)特點(diǎn)及內(nèi)容，也有非商業(yè)言論如新聞報(bào)道及評(píng)論，還有混合型言論如戲仿。
　　傳統(tǒng)的商標(biāo)權(quán)范圍僅限于原告有權(quán)利制止第三人未經(jīng)許可混淆性地在商標(biāo)區(qū)分產(chǎn)品（來(lái)源）的意義上使用原告的商標(biāo)，不能像專(zhuān)利權(quán)、版權(quán)那樣可以自由轉(zhuǎn)讓、許可商標(biāo)權(quán)，是有限的準(zhǔn)財(cái)產(chǎn)權(quán)利而非純粹財(cái)產(chǎn)權(quán)利（property in gross），商標(biāo)并非不可觸犯的禁忌，任何不導(dǎo)致消

6、費(fèi)者混淆可能性的非商標(biāo)使用意義上的表達(dá)性使用（expressive use），例如新聞報(bào)道及評(píng)論，戲仿，比較廣告，說(shuō)明產(chǎn)品/服務(wù)特點(diǎn)及內(nèi)容，等等，均不在商標(biāo)禁止權(quán)范圍內(nèi)，這是由商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)決定的，是商標(biāo)指示性合理使用的商標(biāo)法基礎(chǔ)。但是商標(biāo)使用/非商標(biāo)使用并非商標(biāo)法律責(zé)任的門(mén)檻，即使非商標(biāo)使用的指示性使用，也要進(jìn)行混淆可能性分析，因?yàn)槿绾笪乃?，商?biāo)指示性合理使用其實(shí)是特定類(lèi)型的不導(dǎo)致混淆可能性的使用，不屬于積極性抗辯（affirmati

7、ve defense），要由原告證明是否存在混淆可能性，用大陸法系訴訟法的術(shù)語(yǔ)即被告雖然提出指示性合理使用抗辯，但是不負(fù)本文第三章所述商標(biāo)指示性合理使用構(gòu)成要件的舉證責(zé)任。
　　商標(biāo)保護(hù)與言論自由的沖突源于這樣一個(gè)事實(shí)：一方面，商標(biāo)法授予商標(biāo)持有人專(zhuān)用權(quán)（盡管是有限的財(cái)產(chǎn)權(quán)），例如禁止他人在相同商品上使用相同商標(biāo)（雙重相同原則），或者混淆性地在類(lèi)似商品上使用其商標(biāo)（多因素混淆可能性分析標(biāo)準(zhǔn)），或者在非競(jìng)爭(zhēng)性商品上使用其馳名商標(biāo)，危

8、及該馳名商標(biāo)的聲譽(yù)、馳名商標(biāo)與商品之間聯(lián)系的唯一性（distinctive character of the trademark），或者不正當(dāng)?shù)睦迷擇Y名商標(biāo)的優(yōu)勢(shì)即搭便車(chē)，另一方面，受?chē)?guó)際人權(quán)公約和各國(guó)憲法保護(hù)處于基本人權(quán)地位的被認(rèn)為對(duì)促進(jìn)個(gè)人自我完善以及推進(jìn)社會(huì)政治文化進(jìn)程具有至關(guān)重要作用的言論自由卻授予每一個(gè)人自由表達(dá)自我的權(quán)利，特別是言論自由除了保護(hù)傳統(tǒng)的公民表達(dá)其非商業(yè)言論即政治、文化和社會(huì)觀(guān)點(diǎn)之外，還擴(kuò)張到保護(hù)被認(rèn)為對(duì)于消費(fèi)

9、者具有積極影響即信息效應(yīng)的商業(yè)言論（美國(guó)通過(guò)1976年Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council案，立法機(jī)關(guān)不得非法限制廣告主通過(guò)廣告發(fā)布商業(yè)信息），商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)與言論自由，無(wú)論是與指示性使用他人商標(biāo)中傳統(tǒng)的非商業(yè)言論自由還是商業(yè)言論自由之沖突不可避免，只不過(guò)商業(yè)言論受較低水平的保護(hù)而已，指示性合理使用具有言論自由的憲法基礎(chǔ)。非商業(yè)言論因其不

10、滿(mǎn)足構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)必須的“商業(yè)使用”（use in commerce）要素，可以絕對(duì)豁免于商標(biāo)侵權(quán)或者淡化的民事責(zé)任，即使屬于商業(yè)言論的指示性使用如果滿(mǎn)足本文第三章提出的合理使用的兩個(gè)要件也不會(huì)觸發(fā)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。
　　從競(jìng)爭(zhēng)的角度而言，商標(biāo)法促進(jìn)了市場(chǎng)信息流動(dòng)，具有潛在地達(dá)致獲得較充分信息的消費(fèi)者和更具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)的功能，因?yàn)橥ㄟ^(guò)制止在商業(yè)中欺騙性使用商業(yè)標(biāo)記，商標(biāo)法能夠使經(jīng)營(yíng)者打造識(shí)別其商品的捷徑，減少消費(fèi)者搜索成本。所以，商標(biāo)法

11、是競(jìng)爭(zhēng)法而不是私法，商標(biāo)法的目的具有層次性，其表面上的目的是保護(hù)商標(biāo)權(quán)，但是最終目的是制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)公平自由的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，商標(biāo)權(quán)不過(guò)是一種工具性安排，它具有功能性?xún)?nèi)涵，商標(biāo)權(quán)是手段而不是目的。但是自二十世紀(jì)初期以來(lái)商標(biāo)權(quán)不斷處于擴(kuò)張之中，從可商標(biāo)的主題到混淆可能性的認(rèn)知主體和時(shí)間，到馳名商標(biāo)的持有人可以不以傳統(tǒng)的混淆可能性為條件即可提起商標(biāo)淡化訴訟（如果存在消費(fèi)混淆可能性則可以提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，自不待言），商標(biāo)權(quán)有妨礙和窒息

12、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和言論自由的危險(xiǎn)，走向了它的反面。商標(biāo)指示性合理使用使合法的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為如說(shuō)明產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容等商業(yè)行為和言論免于商標(biāo)權(quán)人的訴訟威脅，有效緩解了“寒蟬效應(yīng)”（chilling effects），是衡平原告商標(biāo)財(cái)產(chǎn)權(quán)和自由競(jìng)爭(zhēng)、言論自由的等公共利益沖突的一件工具，商標(biāo)指示性合理使用具有競(jìng)爭(zhēng)法的規(guī)范基礎(chǔ)。本文第二章分析了商標(biāo)指示性合理使用的上述商標(biāo)法、憲法和競(jìng)爭(zhēng)法基礎(chǔ)，它們可以歸結(jié)為第三人享有指示性使用他人商標(biāo)的利益。
　　根據(jù)

13、前述商標(biāo)指示性合理使用原則的發(fā)展演變、類(lèi)型化及其規(guī)范基礎(chǔ)，本文第三章研究商標(biāo)指示性合理使用之構(gòu)成要件。對(duì)于非商業(yè)指示性使用而言，無(wú)論是基于商標(biāo)法“非商業(yè)使用原則”還是憲法第一修正案言論自由原則，均屬于絕對(duì)豁免商標(biāo)法律責(zé)任的事由。對(duì)于商業(yè)指示性合理使用而言，源于版權(quán)法合理使用制度、作為商標(biāo)權(quán)限制之一的商標(biāo)合理使用制度最基本的分類(lèi)是商標(biāo)指示性合理使用與傳統(tǒng)合理使用(classic fair use），兩者在諸多方面存有差異：前者適用于任何商

14、業(yè)標(biāo)記，后者僅適用于不具有內(nèi)在天然識(shí)別性（即顯著性），需要獲得第二含義才可獲得商標(biāo)權(quán)的描述性商標(biāo)；在美國(guó)商標(biāo)法（包括普通法和成文法《蘭哈姆法》）的商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，前者屬于成文法上的免責(zé)事由，在商標(biāo)淡化訴訟中則屬于成文法上的抗辯事由，我國(guó)則無(wú)論是在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中還是根據(jù)最高人民法院2009年的司法解釋提出的商標(biāo)淡化訴訟中，指示性合理使用均不屬于免責(zé)事由；后者則有成文法上的根據(jù)（美國(guó)商標(biāo)法15 U.S.C.1114（b）（5），我國(guó)《商標(biāo)法

15、》（2013）第59條第1款）；在美國(guó)法上，前者不屬于積極抗辯，后者屬于積極抗辯；前者不能與混淆可能性并存，后者可以與混淆可能性并存，因?yàn)楹笳邠?dān)心的是商標(biāo)持有人試圖把原本屬于公共領(lǐng)域的詞匯據(jù)為己有，有害于公共使用需求原則（the requirement of availability principle），前者則無(wú)此擔(dān)憂(yōu)。就商業(yè)指示性合理使用之構(gòu)成要件，本文不同于第九巡回法院1992年“新男孩”案確立的三要件和第三巡回法院2005年“2

16、1世紀(jì)”案采用的修正的新三要件，認(rèn)為指示性合理使用的構(gòu)成要件有二：一是原告使用被告商標(biāo)的必要性，二是原告使用被告的商標(biāo)不存在混淆可能性，但是因?yàn)橹甘拘院侠硎褂貌粚儆诜e極抗辯，第二個(gè)要件的證明其實(shí)是混淆多因素可能性分析，所以要由原告舉證完成，而不是由被告證明，是以原告證明被告在比較廣告或者說(shuō)明自己產(chǎn)品/服務(wù)特點(diǎn)及內(nèi)容等商業(yè)性使用原告商標(biāo)時(shí)存在混淆可能性，即滿(mǎn)足侵權(quán)或者淡化訴訟最低表面證據(jù)的要求來(lái)判斷的。如果原告能證明被告上述指示性使用行為

17、存在混淆可能性，則被告主張自己指示性使用是合理的就不成立。這與憲法第一修正案保護(hù)商業(yè)言論的前提是真實(shí)即不得含有詆毀、虛假陳述、誤導(dǎo)性等內(nèi)容的要求是一致的，商標(biāo)指示性合理使用原則是憲法商業(yè)言論自由在商標(biāo)法上的實(shí)現(xiàn)，當(dāng)然，非商業(yè)言論因?yàn)榻^對(duì)豁免而不適用商標(biāo)法自不必考慮混淆可能性判斷問(wèn)題，但是仍不得侵犯他人的名譽(yù)權(quán)、隱私權(quán)等合法權(quán)益。
　　雖然我國(guó)商標(biāo)法條文中未正式出現(xiàn)“商標(biāo)指示性（合理）使用”的字樣，但是工商行政管理執(zhí)法機(jī)關(guān)及人民法院