從實際案例淺談基于引證文件的修改問題

1、<p>　　從實際案例淺談基于引證文件的修改問題</p><p>　　摘 要 本文通過一個實際案例，探討了基于引證文件的修改問題，對其修改方式進行了討論，并給出了傾向性意見和分析。在此基礎(chǔ)上，分析了現(xiàn)行基于引證文件修改的審查標準中存在的問題，并針對性地提出了一些改進措施和建議。 </p><p>　　關(guān)鍵詞 引證文件 唯一確定 修改 超范圍 </p><p&g

2、t;　　作者簡介：王海，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心化學(xué)部紡織化學(xué)室；王華，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局材料工程發(fā)明審查部環(huán)境工程處。 </p><p>　　中圖分類號：D920.4文獻標識碼：A文章編號：1009-0592（2014）02-085-03 </p><p><b>　　一、引言 </b></p><p>　　申請人在撰寫申請

3、文件時，有時會采用引證文件的方式說明發(fā)明的相關(guān)內(nèi)容，這樣能夠使申請文件的語言簡潔，避免重復(fù)記載導(dǎo)致的篇幅過長。我國專利法實施細則第十七條第一款第二項、專利審查指南第二部分第二章2.2.3節(jié)、第二部分第八章5.2.2.2節(jié)允許的說明書的修改情形（3）都明確記載了允許在說明書的背景技術(shù)部分引證現(xiàn)有技術(shù)文件。但是，專利審查指南第二部分第二章2.2.6節(jié)又規(guī)定了：為了方便專利審查，也為了幫助公眾更直接地理解發(fā)明或者實用新型，對于那些就滿足專利法

4、第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容，不能采用引證其他文件的方式撰寫，而應(yīng)當將其具體內(nèi)容寫入說明書。這就引出一個問題，如果采用引證文件的方式撰寫的內(nèi)容，對于滿足專利法第二十六條第三款的要求而言是必不可少的，那么，是否允許申請人將引證文件中的這些具體內(nèi)容寫入說明書中。一般情況下，若要把引證文件中的具體內(nèi)容，補入申請文件中，必須要滿足三個條件：（1）補入的內(nèi)容對于實現(xiàn)發(fā)明是必不可少的；（2）申請人對于引證文件中的內(nèi)容指引得非常明確；（3

5、）所補入的引證文件內(nèi)容與本發(fā)明的相關(guān)內(nèi)容具有唯一確定的關(guān)系。前兩個條件相對而言較易判斷，但對于第三個條件</p><p>　　二、案例及討論分析 </p><p><b>　?。ㄒ唬┌盖榻榻B </b></p><p>　　申請?zhí)枺?01010237627.0，一種室外自然光—過氧化氫協(xié)同處理結(jié)晶紫污染污水的方法。 </p><

6、;p><b>　　權(quán)利要求書為： </b></p><p>　　1.一種室外自然光-過氧化氫協(xié)同處理結(jié)晶紫污染污水的方法，其特征在于：利用過氧化氫在室外自然光的照射下產(chǎn)生氧化能力極強的羥基自由基，對高濃度的結(jié)晶紫污染污水進行凈化；其中，所述方法包括如下步驟： </p><p>　　a）配制一定濃度的結(jié)晶紫溶液； </p><p>　　b）

7、黑暗條件下向結(jié)晶紫溶液中加入光催化劑，其中光催化劑的用量為0.5-1.0g/L； </p><p>　　c）黑暗條件下超聲30min，使催化劑均勻分散于結(jié)晶紫溶液； </p><p>　　d）將過氧化氫和所要處理的污水混合并不斷攪拌使其混合均勻，其中每100mL污水中過氧化氫的加入量為0.5-3mL； </p><p>　　e）采用室外自然光照射，光催化降解反應(yīng)時間

8、為2小時； </p><p>　　f）抽濾分離，回收光催化劑。 </p><p>　　2.如權(quán)利要求1所述的結(jié)晶紫污染污水的處理方法，其中，在步驟a）中，所述結(jié)晶紫的初始濃度為20-40mg/L。 </p><p>　　3.如權(quán)利要求1所述的結(jié)晶紫污染污水的處理方法，其中，在步驟b）中，所述光催化劑為硅酸鉍。 </p><p>　　4.如權(quán)利

9、要求1所述的結(jié)晶紫污染污水的處理方法，其中，在步驟d）中所述的過氧化氫為質(zhì)量分數(shù)為30%的雙氧水。 </p><p>　　說明書背景技術(shù)部分記載了： </p><p>　　本發(fā)明中使用的硅酸鉍光催化劑在專利號為ZL200710166 218.4，名稱為一種硅酸鉍粉體光催化劑的制備方法，公開號為CN101157026A的專利中有詳細介紹。該催化劑制備工藝簡單，催化活性高，反應(yīng)條件溫和，對反應(yīng)

10、裝置要求低，利于工業(yè)化推廣，因此硅酸鉍具有十分廣闊的應(yīng)用前景。 </p><p><b>　　（二）案例分析 </b></p><p>　　該申請的背景技術(shù)部分采用了引證文件的撰寫方式，該引證文件的公開日為2008年4月9日，早于該申請的申請日，屬于現(xiàn)有技術(shù)，且滿足專利審查指南第二部分第二章第2.2.3節(jié)有關(guān)引證文件應(yīng)當滿足的條件：（1）引證文件是公開出版物。（2）所

11、引證的中國專利文件的公開日早于該申請的公開日。因此，認為該申請說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容。 </p><p>　　同時，說明書對引證文件的指引非常明確，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載和公知常識很容易將引證文件中的“硅酸鉍粉體光催化劑”應(yīng)用到該發(fā)明的“室外自然光-過氧化氫協(xié)同處理結(jié)晶紫污染污水的方法”中，因此，該申請符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。 </p><p>　　該發(fā)

12、明所要解決的技術(shù)問題是：凈化結(jié)晶紫污染污水，并回收光催化劑。權(quán)利要求1中使用的上位概念“光催化劑”或“催化劑”，概括了一個較寬的保護范圍，但在說明書中僅給出了硅酸鉍光催化劑的實施例，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員難于預(yù)見上位概念所概括的除硅酸鉍光催化劑之外的所有催化劑，均能解決其技術(shù)問題。因此，權(quán)利要求1得不到說明書的支持。權(quán)利要求3將光催化劑進一步限定為硅酸鉍，那么，如果將權(quán)利要求3上升為權(quán)利要求1，所得到的權(quán)利要求1是否就能獲得說明書的支持？ &

13、lt;/p><p>　　引證文件的背景技術(shù)部分，記載了制備硅酸鉍粉體方法的現(xiàn)有技術(shù)：固相反應(yīng)燒結(jié)法，高溫下難以獲得理想大小的粉體顆粒；機械合金化，所需時間長，生產(chǎn)效率低，不適合批量生產(chǎn)；溶膠凝膠法和溶劑揮發(fā)法，所得硅酸鉍材料為納米粉體，顆粒度較小，無法將催化劑從水體中分離。這表明并不是任意的硅酸鉍光催化劑均易于分離回收。因此，只有引證文件中制備出的硅酸鉍粉體光催化劑，才能滿足易于分離回收的要求；也只有將引證文件中的具

14、體內(nèi)容加入到權(quán)利要求1中，才能克服權(quán)利要求1得不到說明書支持的缺陷。 　?。ㄈ┬薷姆绞接懻?</p><p>　　上述引證文件的內(nèi)容已經(jīng)滿足了前兩個條件：（1）引證文件制備出的硅酸鉍粉體光催化劑，對于實現(xiàn)發(fā)明是必不可少的；（2）申請人寫明了引證文件的專利號和公開號，并寫明了該發(fā)明中使用的硅酸鉍光催化劑在該引證文件中有詳細介紹。而對于修改方式即是要判斷第三個條件——引證文件中的哪些內(nèi)容與該發(fā)明的相關(guān)內(nèi)容具有唯一

15、確定的關(guān)系。目前主要有兩種傾向性的修改方式：一是將引證文件的公開號或?qū)＠栔苯蛹尤氲綑?quán)利要求1中；二是將引證文件中的具體制備方法加入到權(quán)利要求1中。 </p><p>　　對于修改方式一：將引證文件的公開號或?qū)＠栔苯蛹尤氲綑?quán)利要求1中。 </p><p>　　觀點1認為可以，因為說明書第5段明確記載了該公開號和專利號，屬于原始公開的內(nèi)容，這種修改屬于將說明書中的內(nèi)容加入到權(quán)利要求中；且引

16、證文件中包含多個硅酸鉍粉體光催化劑的制備方法，任意一個方法制備出來的光催化劑，都能夠應(yīng)用于該申請的污水處理方法中，即引證文件中的所有硅酸鉍光催化劑制備方法，與該申請中使用的硅酸鉍光催化劑是唯一確定的關(guān)系。 </p><p>　　觀點2認為不可以，因為公開號或?qū)＠栔邪艘C文件的全部內(nèi)容，直接將公開號或?qū)＠柤尤氲綑?quán)利要求中，將導(dǎo)致權(quán)利要求的保護范圍邊界不清楚。 </p><p>　　對

17、于修改方式二：將引證文件中的具體制備方法加入到權(quán)利要求1中。 </p><p>　　觀點1認為可以，因為引證文件滿足了專利審查指南中規(guī)定的條件：（1）引證文件是公開出版物；（2）所引證的中國專利文件的公開日早于本申請的公開日；而且也沒有出現(xiàn)指引不清楚、指引錯誤等導(dǎo)致“視為未引證”的情形；則表明該申請說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容。那么，引證文件中任意一個完整的光催化劑制備方法，都屬于該申請原始公開的內(nèi)容，且申請

18、人有權(quán)選擇要求保護的范圍。因此，任意一個完整的制備方法，與該申請的硅酸鉍粉體光催化劑是唯一確定的關(guān)系。 </p><p>　　那么，可以補入權(quán)利要求1的具體內(nèi)容，包括引證文件公開文本中的某個實施例、引證文件公開文本中的某一權(quán)利要求、說明書中記載的一個技術(shù)方案、授權(quán)文本中的某一權(quán)利要求等，進而引申為：引證文件中任意一個完整的技術(shù)方案，都可以補入到權(quán)利要求1中。 </p><p>　　觀點2認

19、為不可以，根據(jù)說明書中的記載，該發(fā)明使用的硅酸鉍光催化劑是由引證文件記載的方法制備的，但并未指向引證文件中的某個具體的制備方法，因此將引證文件中記載的任意一個具體制備方法補入權(quán)利要求1中的做法，不符合專利法第三十三條的規(guī)定；此外，若加入具體的實施例，保護范圍過小，不利于申請人。 </p><p>　?。ㄋ模﹥A向性意見和分析 </p><p>　　該案申請人在答復(fù)第一次審查意見通知書時，提交

20、了修改文本，將引證文件公開文本的權(quán)利要求2，加入到權(quán)利要求1中，即采用了修改方式二：將引證文件中的具體制備方法加入到權(quán)利要求1中。審查員認為這種修改是允許的，原因如下：首先，引證文件公開文本的權(quán)利要求2是一個完整的技術(shù)方案，其要求保護一種硅酸鉍粉體光催化劑的制備方法，并記載了所有必要的技術(shù)特征，其與制備出的應(yīng)用于該案例的硅酸鉍粉體光催化劑是唯一確定的關(guān)系。因此，引證文件公開文本的權(quán)利要求2，滿足了允許申請人補入引證文件中具體內(nèi)容的要求。

21、其次，該權(quán)利要求2對保護范圍最大的權(quán)利要求1中的上位概念“嵌段共聚體表面活性劑”作了進一步限定，克服了權(quán)利要求1得不到說明書支持的問題，使得所補入的內(nèi)容，不存在不符合專利法及其實施細則規(guī)定的缺陷。如此修改，不僅使得修改后的權(quán)利要求保護范圍較大，而且也使得修改后的權(quán)利要求更加穩(wěn)定，有利于申請人。所以，審查員遵從請求原則，接受了該修改文本，并做出授予專利權(quán)的決定。 </p><p>　　1.對于是否能將引證文件中的具

22、體內(nèi)容，寫入權(quán)利要求，根據(jù)EPO申訴委員會的判例，基于引證文件的修改有如下規(guī)定：如果引證文件中的技術(shù)方案構(gòu)成了發(fā)明的一部分，即使該技術(shù)方案沒有公開在申請文件中，而是公開在其所引證的文件中，則該技術(shù)方案也可以寫入權(quán)利要求書，但必須將引證文件中該技術(shù)方案的所有必要的技術(shù)特征全部寫入權(quán)利要求書中，而不能僅僅寫入其中一個技術(shù)特征。 </p><p>　　例如判例T6/84：涉及申請?zhí)枮?0300440.7的歐洲專利申請。

23、發(fā)明請求保護一種用于烴油除臘的方法，該方法中涉及催化劑合成鉀沸石。實審合議組以沒有創(chuàng)造性駁回了申請。申請人上訴至申訴委員會，并修改了權(quán)利要求1，在權(quán)利要求1中用鉀沸石的化學(xué)結(jié)構(gòu)和X-射線粉末衍射圖譜對鉀沸石進行了限定。申訴委員會認為，雖然上述鉀沸石的化學(xué)結(jié)構(gòu)、X-射線粉末衍射圖譜、制備方法等均未記載在本申請中，但是記載在了其引證文件CA934130A中，這些技術(shù)特征清楚地構(gòu)成了發(fā)明的一部分，可以寫入權(quán)利要求書，但應(yīng)該寫入所有鉀沸石的必要

24、的結(jié)構(gòu)技術(shù)特征。鑒于修改后的權(quán)利要求克服了創(chuàng)造性的問題，申訴委員會撤銷了實審合議組的駁回決定。 </p><p>　　這個判例認可了在權(quán)利要求中加入引證文件中記載的催化劑鉀沸石的化學(xué)結(jié)構(gòu)和X-射線粉末衍射圖譜的做法。由于制備方法也記載在了該申請的引證文件CA934130A中，且制備方法與催化劑的結(jié)構(gòu)形態(tài)有對應(yīng)關(guān)系。因此，與上述判例相似，將催化劑的制備方法加入到權(quán)利要求中，筆者認為也應(yīng)該是允許的。 </p&g

25、t;<p>　　2.對于修改方式二認為不可以的觀點2，主要是因為加入任意一個具體的制備方法會導(dǎo)致修改超范圍。筆者認為這種修改并未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。原因如下： </p><p>　　a：從專利法第三十三條的立法目的來看：專利法第三十三條的立法目的在于防止申請人通過修改增加以前沒有的內(nèi)容而不當?shù)美址赴渌暾埲嗽趦?nèi)的公眾的利益。而該申請的引證文件滿足專利審查指南第二部分第二章第2

26、.2.3節(jié)所述的條件，表明該申請說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容。因此，將引證文件任意一個具體的制備方法加入權(quán)利要求1中，并沒有在申請文件中引入新內(nèi)容，申請人沒有不當?shù)美?，公眾的利益也沒有受到侵犯。相反，權(quán)利要求1中加入引證文件中的具體制備方法，縮小了權(quán)利要求的保護范圍，第三方會從中獲益。因此，這種修改與專利法第三十三條的立法目的是不相違背的。 　　b：本文討論的案例中，任意一個具體的制備方法，都是一個完整的制備硅酸鉍粉體光催化劑的技

27、術(shù)方案，其記載了制備該催化劑所有必要的技術(shù)特征，都能夠制備出一種應(yīng)用于處理結(jié)晶紫污染污水方法的硅酸鉍粉體光催化劑。因此，引證文件中任意一個完整的光催化劑制備方法，與其制備出的硅酸鉍粉體光催化劑是唯一確定的關(guān)系。也就是說，“唯一確定”要求修改前后的信息是等價的，因此，這種修改不會超范圍。 </p><p>　?。ㄈ╇m然有支持采用修改方式一：將引證文件的公開號或?qū)＠栔苯蛹尤氲綑?quán)利要求1中的觀點1，且對于本文討論的

28、案例而言，如此修改，既沒有超出原權(quán)利要求書及說明書記載的范圍，又將引證文件中的所有硅酸鉍粉體光催化劑的制備方法，都涵蓋進了權(quán)利要求1所要求保護的范圍內(nèi)，最大化地保護了申請人的合法權(quán)益。但是，筆者并不推薦采用這種方式進行修改，這是因為：權(quán)利要求中出現(xiàn)申請?zhí)枴⒐_號或?qū)＠柕?，對于該?quán)利要求的保護范圍是否清楚，目前還沒有一個統(tǒng)一的定論，這對于確權(quán)及后續(xù)的維權(quán)，都會造成一定的影響。且若出現(xiàn)一個權(quán)利要求中包含多篇引證文件，或權(quán)利要求中的引證文件

29、，其本身又引證了其它文件的多重引證情況，引證文件中的技術(shù)方案交叉組合、錯綜復(fù)雜，那么對于該權(quán)利要求來說，很難確定其明確的保護范圍，這對于實質(zhì)審查及其權(quán)利的穩(wěn)定性都無益，降低了公眾對于發(fā)明專利的信任度。因此，不推薦采用將引證文件的公開號或?qū)＠栔苯蛹尤氲綑?quán)利要求1中的修改方式。 </p><p>　　三、對現(xiàn)行審查標準的分析 </p><p>　　在實際審查過程中，由于審查員對基于引證文件修

30、改的審查標準理解不統(tǒng)一，容易對該標準的把握存在較大分歧。究其原因，筆者認為主要在于現(xiàn)行的審查標準還不夠完善： </p><p>　　1.審查指南中并沒有對“唯一確定的關(guān)系”作明確的解釋說明，導(dǎo)致審查員不能準確地把握其含義，造成理解上存在偏差。 </p><p>　　2.現(xiàn)行審查標準中也沒有對“唯一確定的關(guān)系”的判斷方法進行相關(guān)介紹，由于實際操作中缺乏客觀的判斷準則，使得審查員在判斷所補入的

31、引證文件內(nèi)容與本發(fā)明的相關(guān)內(nèi)容是否具有“唯一確定的關(guān)系”時，只能憑主觀意識進行模糊判斷，導(dǎo)致審查員對于基于引證文件的修改是否能夠被允許，所做出的審查結(jié)論不一致。 </p><p>　　3.現(xiàn)行操作標準中的典型案例較少，且分析過程過于簡單，實際指導(dǎo)意義不大。而具體的判斷過程恰恰是對實際審查工作指導(dǎo)意義最大的，應(yīng)當重點學(xué)習(xí)。 </p><p>　　四、改進措施和建議 </p>&

32、lt;p>　　針對現(xiàn)行基于引證文件修改的審查標準還不夠完善，筆者建議作如下改進：首先，對“唯一確定的關(guān)系”進行較為詳細的解釋，必要時進行專題的研究和總結(jié)，并給出具體的判斷方法和審查標準，增加允許補入引證文件中具體內(nèi)容的典型案例，細化分析過程等，以幫助審查員更好地理解及把握標準，減少主觀判斷，統(tǒng)一審查結(jié)論；其次，從有利于申請人的角度出發(fā)，建議申請人在進行基于引證文件的修改時，將保護范圍較大的技術(shù)方案加入到申請文件中，以避免保護范圍過

33、??；再次，對于被引證文件中明確記載的有限的技術(shù)方案，如果根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的判斷或基于現(xiàn)有技術(shù)能夠確定都能解決其技術(shù)問題，應(yīng)當允許申請人將其補入到權(quán)利要求中；同時，為了避免基于引證文件的修改，給實質(zhì)審查過程帶來的困擾，建議申請人或代理人在撰寫申請文件時，若采用了引證文件的撰寫方式，應(yīng)當要求其明確指明引用的具體段落等相關(guān)信息。 </p><p>　　在實質(zhì)審查過程中，審查員對于是否可將引證文件中的具體內(nèi)容加入到申請

34、文件中，還是應(yīng)當謹慎對待，將《專利法》第三十三條、第二十六條第四款等結(jié)合起來綜合考量，做出更客觀、更公平的審查結(jié)論，以平衡申請人與公眾之間的利益關(guān)系。 </p><p><b>　　參考文獻： </b></p><p>　　[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010版）.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010. </p><p>　　[2]劉