專利申請文件撰寫的旁門左道

1、專利申請文件撰寫的旁門左道20080318首先申明，本文所討論的僅僅是以何種思路應付專利申請文件撰寫的實務考試，少走訓練彎路，少受實務工作干擾，少把考試當實務，以盡快跨過專利代理人資格考試中的最大障礙，一句話，本文討論的僅僅是考試問題，與實務無關，所以稱之為“旁門左道”。既然是應付考試，所要解決的第一個問題是要充分了解，在專利代理人資格考試中占如此大比重的實務考試究竟要考什么？在2006年之后，實務考試所采用的技術題例為日常用品或簡易機

2、械，已簡化到幾乎沒有任何技術復雜性的技術方案，只要是高中畢業(yè)，甚至只要初中畢業(yè)，都可以完全理解題例所述的技術方案內容，專利代理實務與技術知識的關聯(lián)性已經降到最低。專利代理實務考試的重點與參加考試者的所具有的專業(yè)技術背景完全無關，其考試旨意僅在于專利代理所必須具有的對專利法律知識和審查指南各項實務操作規(guī)定的熟練掌握。僅就專利代理實務而言，因考試不允許對題例所述技術內容作任何修正和擴大化，因此，關于說明書的撰寫和修改無需深究，同時也鑒于專利

3、代理人在專利代理實務中的首要工作是構建恰如其分的權利要求書，因此，權利要求書是專利代理實務考試的唯一重點。測試參加考試者對于權利要求書的構建所需的基本法律知識和基本業(yè)務能力，有多種考題形式。但不論何種形式，不論是申請時撰寫，還是答復一通時的修改，還是應對無效宣告請求時的修改和答辯，通常只涉及權利要求書的內容和形式?！秾彶橹改稀分腥魏握鹿?jié)中有關權利要求書的內容和形式要求規(guī)定，都是考試的出處。為了測試得更全面、更客觀，試題的設計會根據(jù)《審查

4、指南》中關于權利要求的規(guī)定挖設陷阱，并將陷阱設計得盡量簡單化，以使問題答案盡可能標準化。因此，要通過專利代理實務考試的第一個工作，首先是對《審查指南》中所有有關權利要求書的規(guī)定了然于心，并理出規(guī)定重點條目全面深入地理解。以筆者已有四年專利代理助理實務工作經驗，連續(xù)三次參加專利代理資格考試，前兩次均僅因實務未過關未通過，而在第三次終于通過的經歷，總結以下所謂考試點，僅供參考。對于權利要求書形式方面的要求，無需多言，如果在考試時在這方面還出

5、現(xiàn)錯誤，這是“低級錯誤”，那是你活該不過。關鍵在于權利要求書實質方面的要求。概括起來三句話：1、專利法第26條第4款：權利要求書應當經說明書為依據(jù)，說明專利保護的范圍。2、專利法實施細則第20條第1款：權利要求書應當說明發(fā)明或實用新型的技術特征，清楚、簡要地表述請求保護的范圍。3、專利法實施細則第21條第2款：獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。專利代理實務考試所有的問題都將和上述三句話

6、相關聯(lián)。在閱讀本文以下內容時，請確認你已經對上述三句話，以及專利法所述的新穎性、創(chuàng)造性、單一性等概念有了深刻理解和認識。通?？荚囶}例會提供一個本申請的技術方案資料（一般以說明書的形式出現(xiàn)），和若干份現(xiàn)有技術資料（或者摻雜有抵觸申請，這需要你自己依據(jù)法律規(guī)定來判斷）。設置的問題環(huán)境無非是三個階段：專利申請時；答復一通時；無效宣告請求答辯時。要求處理的問題可以包括：1、撰寫權利要求書；2、修改權利要求書；3、關于所撰寫或修改后的權利要求，相

7、對于現(xiàn)有技術資料具有新穎性和創(chuàng)造性的理由陳不得寫入該獨立權項的從屬權項的附加技術特征部分，否則將導致權項表述的混亂；而區(qū)別技術特征部分，需要有足夠完整的表述，例如對于產品權利要求，其技術特征不僅包括各部件結構特征，也應包括必要的各部件位置關系及各部件動作配合關系的技術特征描述。三、在獨立權利要求中對并列的多個技術方案進行概括和上位化這恐怕是權利要求撰寫實務中最難掌握的部分。雖然審查指南規(guī)定，可以將說明書所公開的多個技術方案用上位概念概括

8、或用并列選擇方式概括，形成權利要求。但在實際考試過程中，如果題例給出了兩個以上的并列的技術方案，考官并不希望你簡單地并列選擇方式對其進行概括。這時，你需要做以下兩件事：1、分析這多個并列技術方案所采用的不同技術手段，是因要解決哪一同樣的技術問題而采取的，其具有什么樣的相同的技術作用，或是技術效果。在此分析的基礎上，你才可能將其以上位概念進行概括，以接近考試者的測試目的。2、在上述步驟的基礎上選擇和確定恰當?shù)拿枋龇绞奖硎瞿闼爬ǖ纳衔桓拍?/p>

9、。考試時應當保持三個原則：第一，盡量在題例資料中尋找恰當?shù)脑~語描述你所概括的上位概念，盡可能不使用自己制造的新詞；第二，盡量避免以技術作用或技術效果或技術問題作為你所概括的上位概念的定語，例如“一可以用于輕便地撕開包裝膜的裝置”，你可以直接表述為“一包裝膜撕開裝置”；第三，不到萬不得已的狀況，例如你實在想不出其它可替代的表述語言時，不要使用否定性表述，除非該否定性表述本身的語義明確，且出現(xiàn)在題例資料里。關于這個考試點的訓練，應當做為第二

10、個重點，多做幾個實例，就會有感覺了。四、剔除獨立權利要求中的非必要技術特征這實際上是一個修正和檢查工作。為了達到測試目的，出題者通常會在題例資料中所給出的技術方案中，摻入一些非必要技術特征，以一些極其細致的技術表述出現(xiàn)，例如將一些非必要技術特征作為必要技術特征的修飾定語。對于這一點，只要有足夠的細心，就能順利發(fā)現(xiàn)，倒不存在什么技巧問題。需要說明一點的是，并非題例資料中描述的所有技術方案的技術特征都必要進入權利要求書，但是，在撰寫權利要求

11、書時，其提到的所有技術方案的技術特征的表述，都應當予以分析和辨別。這是考試與實務的最大差別所在。最后，我們可以做一個小結，在面對實務測試時，我們通常應當采取什么樣的解答程序，才能保證撰寫或修改的權利要求有較高的正確率呢？建議如下，我們也暫且稱之為“三步法”吧。第一步，“和泥”。仔細認真地閱讀題例資料至少三遍以上。第一遍瀏覽了解，第二遍精讀推敲，第三遍標出你總結出的考試點。對一些基本法律問題，例如最接近現(xiàn)有技術的確定，現(xiàn)有技術范圍，答復、

12、答辯或修改的法律規(guī)定等，有了初步的答案。第二步，“打胚”。根據(jù)閱讀，列出題例資料中本專利的所有技術方案的所有技術特征的清單和可以做為最接近現(xiàn)有技術文件的技術方案的所有技術特征，并將其與其相應的技術作用或技術目的或技術效果相對應（當然，你也可以在資料中直接進行標注，只要自己足夠清楚就可以）。通過清單列示，你將很容易看到前序特征和區(qū)別特征的分界，也會很容易地找到本專利所要實際解決的技術問題，如此，你的權利要求書中的獨立權項已初具雛形，從屬權