無效程序審查范圍及依職權審查

1、無效程序審查范圍及依職權審查一、無效案件審查中的典型問題按照《專利審查指南》的規(guī)定，無效程序審查范圍的確定，應以請求原則為基礎，以依職權審查為補充。通過對幾年來實踐案例的收集整理和分析，發(fā)現(xiàn)目前無效案件審查過程中主要的問題集中在以下幾個層面：1.請求人的具體主張與合議組認定能成立(宣告無效)的具體分析不一致，即，請求人的具體說明固然不能成立，但是在合議組審查過程中，在不增加新的事實的情況下，發(fā)現(xiàn)專利權實際應予無效。2.合議組在不增加證據(jù)

2、的情況下，在審查過程中，基于與當事人所主張的事實密切聯(lián)系的事實，與請求人主張的理由結合后，可以明確確定專利權實際上無效。3.請求人未提出的主張，但是基于與其主張類似的理由，可以認定其他權利要求無效。由此可見，目前無效案件審查過程中凸顯的問題是，如何結合當事人的具體主張，正確運用請求原則與依職權審查，合理確定無效宣告程序的審查范圍。二、專利權無效制度的再審視按照現(xiàn)行專利法規(guī)定，無效宣告程序是一個由行政相對人啟動的由該啟動人(請求人)與專利

3、權人雙方當事人參加的程序。按照目前專利法實施細則和現(xiàn)行指南的架構，雙方當事人在這一程序中地位平等，專利復審委員會并不承擔全面審查專利有效性的義務，主要針對當事人之間的爭議進行審理。與相對成熟的民事訴訟程序相比，無效程序在我國還是一個剛剛發(fā)展起來的雙方當事人程序，所以在制度構建和諸多問題探討時，往往借助于民事訴訟程序的既有理論和制度。然而，上述借鑒與比較，畢竟只能停留在具體制度上，無效宣告程序本質上并非爭議解決程序，并非判斷當事人的主張正

4、確與否，本質上仍是就某個技術內容是否能被授予專利權的判斷?；诖?，在具體案件中正確理解并合理適用依職權審查之規(guī)定，必須立足于對專利權無效制度的目的、功能的考量，同時要考慮無效程序審查中的判斷主體所應具備的能力。從這兩個方面來對專利權無效制度進行再審視，以探求這一制度的應然實施。1.專利權無效制度的功能要求公正是包括專利制度在內的社會秩序的基本要求。專利法第二十一條要求專利復審委員會公正地處理有關專利的申請和請求。三、無效程序的審查范圍1

5、.審查指南中對依職權審查的規(guī)定現(xiàn)行審查指南中對依職權審查規(guī)定了7種情形在這里擬作如下分類：一是無效理由的明顯可變更類，包括了審查指南中所列出的如下情形：(1)無效理由明顯與證據(jù)不相對應的，例如A9.1改為A22.2(2)專利權存在請求人未提及的明顯不屬于專利保護客體的缺陷，例如A5、A25(3)專利權存在請求人未提及的缺陷導致無法針對其提出的無效理由進行審查的，例如A26.4有關保護范圍不清楚的(5)以存在相互引用關系的某些權利要求存在

6、缺陷為由請求宣告其無效，未指出其他權利要求也存在同性質缺陷，例如無效理由為權利要求1不符合A33，而未指出其從屬權利要求2也存在同樣缺陷。從上述的4種情形中可得出，合議組應基于對專利法律條文的本質含義的準確理解，以及各項權利要求之間所存在的邏輯關系和依附關系的準確掌握，必然應進行相應無效理由的變更。二是事實可增加類，包括審查指南中所列出的情形：(6)請求人以不符合A33或R43.1為由請求宣告專利權無效，且對修改超出原申請文件記載范圍的

7、事實進行了具體分析和說明，但未提交原申請文件的，可引入該專利的原申請文件作為證據(jù)(7)專利復審委員會可以依職權認定技術手段是否為公知常識，并可以引入技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)。此處可以看出，現(xiàn)行《專利審查指南》對于可增加的事實的邊界，即一類是屬于公知常識類的事實的引入，正如前所述，這部分事實的引入是基于無效程序審查主體所應當具備的本領域普通技術人員所應具備的知識和能力的必然體現(xiàn)另一類則是審查人員從當事人所

8、提供的信息中獲得必然的指引后所不得不去考慮、關注的事實。三是基于審查結論的合理性類，包括審查指南中所列出的情形：(4)請求宣告之間存在引用關系的某些權利要求無效，而未以同樣理由請求宣告其他權利要求無效，不引入該無效理由將會得出不合理結論的，可依職權引入該理由對其他權利要求進行審查，例如，無效理由為權1無新穎性，從權2無創(chuàng)造性，但合議組認定權1有新穎性，從權2無創(chuàng)造性，可依職權審查權1的創(chuàng)造性。這一類情形的規(guī)定，筆者認為其落腳點應在于最終

9、審查結論是否合理的考慮，當僅僅根據(jù)請求人的主張進行審查后可能會導致審查結論出現(xiàn)明顯的不合理，或者說審查結論在審查人員及社會公眾看起來是荒謬的，此時審查人員則應對請求人的主張予以校正。通過對現(xiàn)行指南中所規(guī)定的可以依職權審查的情形的分析，結合文中對無效程序的審查中應然狀態(tài)的評價，我們有理由斷定，現(xiàn)行指南中對依職權審查的具體規(guī)定是無效程序審查的必然結果。并且我們說無效程序中當事人的主張也好，或者說當事人所主張的事實和理由也好，由于種種原因不可